Sentenza Sul Rischio Di Confusione In Life-thomson Life

Anche quando il marchio anteriore utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto non ne costituisca l’elemento dominante, l’impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano da imprese economicamente collegate, dando luogo a un rischio di confusione.

A quali condizioni un segno composto può comprendere un marchio anteriore registrato per prodotti identici senza violare le norme comunitarie sul rischio di confusione?

È questa, essenzialmente, la domanda posta da un tribunale tedesco alla Corte di Giustizia Europea nel procedimento fra la Medion, titolare in Germania del marchio LIFE registrato per apparecchi elettronici per il tempo libero, e la Thomson, che aveva commercializzato gli stessi prodotti con il segno THOMSON LIFE.

Il tribunale tedesco aveva chiesto alla Corte di Giustizia Europea di stabilire se le norme comunitarie sul rischio di confusione, nello specifico l’articolo 5 (1) (b) della Direttiva sui marchi, si applichino nel caso di un segno composto da una denominazione d’impresa e dal marchio anteriore di un terzo, dotato di una normale capacità distintiva, quando il marchio anteriore conservi nell’ambito del segno composto una posizione distintiva autonoma, pur senza determinare da solo l’impressione complessiva del segno composto.

Con sentenza del 6 ottobre 2005 nella causa C-120/04, la Corte di Giustizia ha stabilito che l’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non può essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti dominante quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore: se si applicasse una simile condizione, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito dal l’articolo 5 (1) (b) della Direttiva sui marchi anche quando tale marchio conservasse, nell’ambito del segno composto, una posizione distintiva autonoma, ma non dominante. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso in cui il titolare di un marchio rinomato utilizzasse un segno composto giustapponendo il marchio rinomato ed un marchio anteriore che non fosse a sua volta rinomato. Ciò avverrebbe del pari se il segno composto fosse costituito da tale marchio anteriore e da un nome commerciale rinomato. Infatti, l’impressione complessiva sarebbe, in tal caso, dominata dal marchio rinomato o dal nome commerciale rinomato inserito nel segno composto.

Secondo la Corte, sebbene il marchio anteriore utilizzato da un terzo in un segno composto non ne costituisce necessariamente l’elemento dominante, l’impressione complessiva prodotta dal segno composto può ugualmente indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l’esistenza di un rischio di confusione.

La risposta della Corte di Giustizia è dunque stata che l’articolo 5 (1) (b) della Direttiva sui marchi dev’essere interpretato nel senso che può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità di prodotti o di servizi, quando il segno controverso è costituito mediante la giustapposizione, da un lato, della denominazione dell’impresa del terzo e, dall’altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest’ultimo, pur senza determinare da solo l’impressione complessiva del segno composto, conserva nell’ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma.